很多领域的发明是和数值范围有密切相关的。获得具有尽可能大的数值范围的权利要求可以专利所有者提供竞争优势因而很有价值。通常在申请过程中可能需要缩小或扩大申请中要求的数值范围，例如规避现有技术或获取优选的数值范围等等。申请人在审查期间可以选用新的数值范围吗？申请人如何突破申请中现有数值范围的界限，以获得最佳权利要求范围？在处理这些问题时，不同司法管辖区的法院和专利局的立场是什么？撰写这类权利要求（包括数值范围）时应该如何进行战略性考量？本文将对这些问题进行讨论。

美国

美国专利法要求专利说明书提供足够详细的书面描述，以使本领域技术人员可以合理地断定发明人拥有要求保护的发明。然而，描述不必是逐字对应；相反，书面描述要求的适用需考虑发明的性质和知识状态的背景。也就是说，即使说明书中没有对权利要求的每一个细微差别都明确描述，如果本领域技术人员已经理解发明人在提交时拥有所要求保护的发明，则该权利要求被认为满足书面描述的要求。Vas-Cath公司诉Mahurkar案，935 F.2d 1555， 1563 （联邦巡回法院，1991年）; Martin诉Johnson案， 454 F.2d 746， 751 （海关和专利上诉法院，1972年）。 美国专利法并没有要求提交后引入权利要求的数值范围（（以下称为“修改后数值范围”）必须和原始提交申请有完全字面上精确对应的语言。在一些情况下，用提交的申请中最初描述的数值范围（“初始数值范围”）和范围内离散值可以用来的组合构建的修改后数值范围是符合书面描述的要求的。在关于Wertheim，541 F.2d 257 （海关和专利上诉法院，1976年）一案中，提交的说明书公开了25%至60%的范围，说明书还公开了36%的离散值作为示例。法院认为，35%至60%之间的修改后数值范围符合书面描述要求。同样，在Nalpropion Pharmaceuticals公司诉Actavis Laboratories FL公司， 934 F.3d 1344（联邦巡回法院，2019年）cert. denied， 140 S. Ct. 2804 （2020）一案中，法院判决使用提交的申请中明确公开的两个离散值作为端值的修改后数值范围是符合书面描述要求的。在Nalpropion Pharmaceuticals公司中，权利要求是针对缓释制剂的。

【资料图】

法院认为，修改后区间的一小时释放率“在39%和70%之间”是有说明书的支持的 因为说明书公开了一小时释放率在39%和67%的两个离散值。同样，法院认为，两小时释放率“在62%和90%之间”的权利要求范围也得到了说明书的支持，因为说明书分别公开两小时释放率在62%和85%的两个离散值。 尽管不要求字面支持，并且允许用离散的数据点和与初始数值范围相结合以创建新的要求保护的范围，但是专利法不允许申请人自由地拼凑提交的公开内容中的数据点以创建新的范围。最近的一个案例，Indivior UK Ltd.诉Dr. Reddy's Laboratories S.A.，18 F.4th 1323，1329 （联邦巡回法院，2021年），表明修改范围的端值必须在提交的申请中明确描述才能被认为有支持性。请参见我们之前对此案例的讨论。在该案中，联邦巡回法院认为在审查期间引入的“水溶性聚合物基质的重量约40%至60%”的权利要求范围不被说明书支持，因为40%和60%都没有在提交的说明书中具体公开。值得注意的是，说明书中公开了约10个组合物的工作实施例，每个实施例中的聚合物含量都在修改后的权利要求范围内。同样无可争议的是，所要求保护的范围的端值可以通过基本计算从这些工作实施例中很容易地获得：比如通过将四种类型的聚合物的量相加，并将总和除以组合物的总量（除了聚合物之外还包括其它组分）。然而，虽然该申请中有大量的工作实施例又有现成的数学工具，这些并不能解决说明书没有明确公开端值的缺陷。Indivior案的法院说“书面描述……需要对发明的陈述，而不是邀请在事后搜寻探索而拼凑合成对发明的定义。”法院从而肯定了专利审判和上诉委员会的决定，判决该权利要求缺乏充分书面描述因而无效。 启示 对于记载数值范围的权利要求，说明书应当明确描述修改的数值范围或至少描述了修改后数值范围的端值以显示其在申请日时就已经拥有该发明，从而满足书面描述的要求。即使只需基于提交的公开内容中的数据进行简单数学计算就可以获得用来构建修改后数值范围的数值，作为书面描述要求也是不够的。。由于缺乏这样的陈述而导致未能满足书面描述要求，这个弊端是无法通过公开权利要求数值范围内的代表性工作实施例来克服的。申请人可能需要在撰写申

请时就从工作实施例中提取信息，进行必要的计算，并在说明书中充分展示这些结果和分析。 欧洲 众所周知，欧洲专利局（“EPO”）基于《欧洲专利公约》第123（2）条的规定，采用相对严格的方法来评估提交的申请中的修改依据， 所采用的标准和评估优先权文件中是否描述了“相同的发明”而提出有效的优先权要求是一样的。 扩大上诉委员会在关于Scripps Research Institute，案号G0002/10 （欧洲专利局2011年8月30日）一案中确认了在欧洲专利局评估修改权利要求基础的“黄金标准”，要求任何修改的权利要求的内容必须是本领域技术人员结合申请日之时的公知常识能够客观地从提交的整个申请文件中就可以直接和毫无疑义地得出的。 类似上述的Indivior UK Ltd.诉Dr. Reddy's Laboratories S.A.一案中联邦巡回法院对数值范围的考量，涉及数值范围的权利要求构成了欧洲专利局案例法在考察新增内容这一内容丰富的分支的基础。尤其有大量的上诉委员会案例，其中提交的申请描述了参数和范围，并且修改后的权利要求的主题要求这些数值范围内的技术特征组合或特定示例值的主题。下面讨论一些相关案例。

组合数值范围

当提交的申请公开了一般范围和优选范围时，所公开的较窄优选范围和位于所公开的总范围内且在该较窄范围任一侧的的一个部分范围的组合被认为是可从该专利的原始公开中推导出来的。例如，在Showa Aluminum Kabushiki Kaisha诉BEHR GmbH & Co.，案号T925/98 （欧洲专利局2001年3月13日）一案中，委员会裁定，最初公开的30%至60%的一般范围和35%至50%的优选范围，能够为修改后权利要求的30%至50%的范围提供直接和毫无疑义的依据。

然而，在考虑此类修改时必须谨慎。在东丽工业公司诉三菱聚酯薄膜有限公司一案中，案号T1170/02（欧洲专利局2006年3月1日），委员会认为，将一般范围的下限与优选范围的下限相结合，从而排除了优选范围，可能不符合上述原则，并可被认为在提交的申请中缺乏依据。在这种情况下，考虑专利申请书

的具有本领域技术的读者是否会“认真考虑”在要求保护的范围内实施通常是有帮助的。

通常不可能将单独公开的参数组合起来形成一个范围。在DFB Biotech公司一案中,，案号T1919/11（欧洲专利局2003年5月15日），有争议的权利要求列举了浓度为至少1 μM至小于200 μM的银。提交的申请在两个不相关的连续句子中陈述了“当银被结合到介质中时，它将以小于900μM，优选小于500μM，更优选小于200μM的浓度被添加”和 “当银被结合到介质中时， 其添加浓度至少为10 nM，优选为100 nM，更优选为1μM，通常为10μM。“委员会认为本公开内容并不代表全部范围和优选范围。说明书第一句中提到的上限之一和第二句中提到的下限之一的组合被认为不属于直接、毫无疑义的公开， 此权利要求因而不具备支持性。 同样，在关于Monsanto Technology有限责任公司一案中，案号T1320/13（欧洲专利局2017年1月17日），委员会认为，1、2、3、4或5等一系列单个值并不能为“1到5”的权利要求提供依据。这是因为单个值的列表（即使以降序或升序显示）与位于它们之间的值无关。同时，一个范围必须包括位于其两个公开的端点之间的所有值，即一系列单独的值在概念上不同于一个范围。 用取自一个实施例的孤立值形成数值范围 通常，只有当实施例的所有要素都被包括在权利要求中时，或者如果本领域技术人员能够容易地认识到一个技术特征与实施例的其他技术特征没有紧密关联到以独特的方式和显著的程度来决定本发明的实施例的技术效果时，才允许对来自实施例中的该技术特征进行修改。 在Avery Dennison集团诉Coloplast A/S，案号T0876/06（欧洲专利局2007年5月8日）一案中，委员会认为，本领域技术人员能够从最初提交的申请中认识到，液体橡胶与固体橡胶的重量比与实施例的其他技术特征的关联没有紧密到能够以独特的方式和在显著的程度上决定本发明的技术效果。因此，在几个实施例中使用的数值能够限定液体橡胶与固体橡胶的重量比的数值范围。权利要求的

限定仅仅代表了从数值范围限缩到文件中已经涵盖的值，而不是对所要求保护的发明主题作出技术贡献的任意限定。 然而，同样地，在考虑这种修改时必须谨慎。在T0517/07一案中，新引入的上限已经在原始申请文件中公开，但仅作为实施例1中的孤立值。委员会决定，从特定实施例中挑出一个单独的值，并将其作为权利要求1中的新上限，这产生了一个具有原始文件中未公开的新上限的数值范围从而不具备支持性。 启示 尽管欧洲专利局以其对新增内容的看似严格的审查而闻名，但美国联邦巡回法院在Indivior UK Ltd.诉Dr. Reddy's Laboratories S.A.一案中的关于不存在“适用于所有涉及数值范围的描述要求案例”的规则的评论，和欧洲专利局的实践也是吻合的。从上述若干案例中可以看出，在评估新增内容时，案例的事实总是至关重要的。 欧洲专利局判定新增内容是否有支持性的基本原则是，不应允许申请人或专利权所有人通过增加未在已提交的申请中公开的主题来强化其权利，因为这将产生无依据的优势，并可能损害依赖原始申请内容的第三方的法律安全。 当考虑欧洲专利局是否会允许修改一项权利要求中的特征时，只有在已提交的申请中直接且毫无疑义地描述为组合的技术特征，才能进行组合。许多上诉委员会的决定强调，不允许将提交的申请视为技术特征的储备池，而在事后从其中捞取想要的技术特征并进行组合。相反，技术特征的组合必须在已提交的申请中有所描述。 相应地，在美国，专利申请不是狩猎许可证，在欧洲，申请也不是储备池。申请人应该避免使用打猎和钓鱼的类似策略，来用已提交的申请中的逐步限缩的实施例，例如，限缩的范围，为发明提供完整和毫无疑义的公开。 中国

在专利申请审查过程中，申请人（特别是生物、化学等领域）为了克服新颖性或创造性问题时，往往需要修改或缩窄原权利要求中的数值范围，以区别于对比文件。专利审查指南第二部分第八章5.2.2.1“对权利要求书的修改”第五段规定：“对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和／或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下，才是允许的”。也就是说，在中国的专利审查中，当权利要求的修改涉及到数值范围时，需要满足两个基本要求，即：修改后的数值范围（1）其端值在原说明书和／或权利要求书中记载；且（2）在原数值范围之内。 将连续数值范围修改为优选值或优选范围 对于连续的数值范围（例如温度范围），将其修改为缩窄的连续范围或单独的较优数值，需要原申请文件中记载该缩窄范围的两个端点值或所需修改的较优数值，且这些数值位于原数值范围之内（含端点）。这里的记载可以是直接的文字记载，也可以是通过实施例的记载“直接地、毫无疑义地”确定。 专利申请CN201510259939.4在申请审查过程中被以权利要求1修改超范围而被驳回，其说明书中的一个实施例记载了由各4g的两种成分组成的除甲醛试剂，申请人基于此将权利要求1从除甲醛试剂由各占40-60 wt.%的两种成分组成修改为由各占50 wt.%的两种成分组成。但是，复审委员会认为可以基于该实施例直接地、毫无疑义地得到50wt%，且50wt%是原数值范围（40-60wt％）之内的点值，因此属于说明书记载的范围，由此接受了该修改（国家知识产权局第206957号复审决定，2020年3月10日）。 离散数值范围的修改 对于由离散值组成的数值范围修改为其中的特定离散值，例如一种电池组，其中包含3-6个电池，修改为包含5个电池，即使原说明书中没有单独记载5个，由于本领域技术人员能够理解电池个数必然为整数个，该数值范围由有限个整数组成，3-6个电池即等同于3，4，5或6个电池，因此5个也应当视为原申请文件的范围之内。

但是，如果申请人将原申请文件中的若干分离的、没有明确彼此关联的离散数值，经组合形成新的连续数值范围，则会被视为无法从原申请文件“直接、毫无疑义”地得到，而被判定为超出原申请文件范围。举例而言，原申请文件的说明书记载温度条件为10℃或者300℃，且说明书没有明确记载这两个离散数值之间的范围是可行的，则申请人意欲据此将权利要求修改为10℃ ～300℃超出原申请的范围。 专利申请201710214051.8涉及一种格列吡嗪口腔崩解片。在复审时，申请人根据说明书中记载的宽泛范围“30％～40％” 及记载于各个实施例中的点值“33.4％、34.1％、34.3％、39.5％和40％”，而将权利要求1中的黏合剂纯化水的用量从30％～40％修改为“26.8％～40％“。对此，复审委指出，原申请文件中的记载并不是26.8％～40％，而是离散数值26.8％及连续数值范围30％～40％（33.4％、34.1％、34.3％、39.5％落入30％～40％的范围），且无法根据原始申请记载的内容而直接、毫无疑义地确定26.8%-30%的范围，因此认为该修改超范围（国家知识产权局第280943号复审决定，2021年11月1日）。 从原数值范围中排除数值 需注意的是，当原说明书和权利要求书中没有记载原数值范围的中间数值，而申请人希望通过“放弃” 来排除其中部分数值以区别于对比文件时，除非能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃” 的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃” 后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许（专利审查指南第二部分第八章5.2.3.3不允许的删除）。 多个组分的多个数值范围 权利要求中存在多个数值或数值范围时，例如对于具有多个组分且每个组分具有相应含量范围（例如以质量百分比计）的组合物，根据实施例修改其中一个或多个组分含量的数值范围是否超范围，还要求审查员从本领域技术人员的视角去理解发明的整体技术方案，判断该多个数值或数值范围之间是否紧密联系，一一对应，来判断申请人的修改方案是否超出原申请的范围。若申请人仅是人为从原申请实施例中的一系列关联紧密的数值中选取部分，重新组合为新的数

值范围，而说明书中没有选择这些数值的依据（例如该组合具有更优的技术效果），则很可能无法看作是从原申请文件“直接、毫无疑义”地得到。

专利申请CN201610687952.4涉及一种液晶组合物，包含通式I-VI的化合物。在复审时，申请人基于两个单独的实施例（10.5%和26%）将权利要求中所述的液晶组合物中的式III化合物含量从5-35%修改为10.5-26%。原审查部门的前置审查中对此提出反对，认为从10.5%和26%两个点值概括为10.5-26%的范围超出了原申请文件的范围，理由是该液晶组合物必须要通过其多种组分紧密联系、相互配合达成本发明的目的，各含量也因此相互限制。但是复审委认为，实施例中的点值落入原申请文件已经公开的5-35%这一数值范围内，且没有证据表明这些组分及其含量是一一对应、密不可分的，因此接受了该修改，并最终撤销了驳回决定（国家知识产权局第272152号复审决定，2021年8月2日）。

启示

与美国的“占有（possession）“标准不同的是，中国专利法下，只有在专利原始申请文件中记载的内容，或者可以从专利原始申请文件”直接且毫无疑义地得到“的内容，才能作为数值范围修改的依据。

值得注意的是，专利原始申请文件指的是以本申请的申请日（非优先权日）提交的申请文件，包括说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图。但是，其不包括优先权文件。此外还应当注意，中国目前也不接受援引加入的内容；因此，重要的援引内容应当以文字直接增加到中国申请中。

“直接地、毫无疑义地确定的内容”是指：虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容、说明书附图以及公知常识可以确定的内容。从上述案例如CN201710214051.8及CN201610687952.4可知，在审查实践中，审查员对于本领域技术人员是否能够从说明书中确定修改的内容的判断标准有时把握得较为苛刻，而复审委员会通常能够较为合理地把握这一尺度。

感谢我的合作者：

*Andrew T. Serafini is a partner at Kilpatrick Townsend & Stockton, LLP. He can be reached at: atserafini@kilpatricktownsend.com; 206 626 7769.**Glyn Truscott is a partner at Elkington & Fife LLP. He can be reached at: Glyn.Truscott@elkfife.com; +44 20 7936 8817.***Wenwen Wang is a partner at Advance China IP Law Office. She can be reached at: wangww@aciplaw.com; 86-20-8732 3188 ext. 208